/그래픽=김영찬 기자
경고는 특허권자 또는 전용실시권자가 특허발명을 무단실시하는 자에게 특허권이 있음을 인식시켜 침해행위를 중지할 것을 알리는 행위다.

경고장은 고의를 입증해 민·형사상 조치를 취하는 데 유력한 증거가 될 수 있다. 특허법상 보상금 청구권을 행사하기 위해서도 출원인은 특허출원이 공개됐다는 사실을 특허침해자에게 경고장을 통해 알려야 한다.

다만 경고를 받은 이후 침해행위에는 고의라고 봐야 하지만 경고를 받은 후 신중하게 전문가의 자문을 구하고 그 의견에 따라 정직하게 행동한 경우에는 범의가 조각될 수도 있다.


경고는 본안소송으로 진행하기 전 상대방의 대응전략을 살펴볼 수 있다는 점에 또 다른 의의가 있다. 상대방이 경고장을 받은 후 자신의 실시행위가 특허권 침해임을 인정하고 불실시에 대한 합의, 특허권에 대한 실시권 설정이나 특허권 매입 등과 같이 원만한 분쟁의 해결을 원한다면 굳이 시간과 비용이 소요되는 본안소송을 진행할 필요가 없다.

강력한 내용을 담은 경고장을 발송한 것이 형사소송법 제314조의 “신용훼손의 방법 또는 위력으로서 사람의 업무를 방해한 자”에 해당하는 경우 업무방해죄가 성립될 수도 있기 때문에 주의해야 한다


특허 침해 경고장을 보내기 전 준비사항은 다음과 같다.

① 특허침해제품을 입수해 증거 확보
특허소송이 진행되면 특허권자는 특허침해의 입증 책임을 부담하므로 미리 침해제품을 입수해 침해증거를 확보해 두는 게 좋다. 그리고 침해제품에 대한 정보를 수집해야 한다.


② 침해제품의 정보 분석
특허발명과 침해품의 구성을 비교 검토하는 건 매우 기술적인 부분이므로 특허전문 변호사 등 전문가의 도움을 받는 게 좋다. 해당 분야에 정통한 직원이 있다면 특허전문 변호사가 기술 분석할 때 더욱 정밀하고 정확한 기술판단이 가능하다.

특허 비교분석을 위해 분해해야 하는 데다 소송 시 실제 작동 모습 등을 시연해야 해서 침해제품은 최소 2개 이상 구입해야 한다. 소송은 장기간 진행되므로 침해제품 판매가 이뤄지지 않을 수도 있으니 잘 보관하는 것도 중요하다. 사진과 동영상 촬영도 필수다.


③ 침해회사의 정보 수집
경고장을 보낼 침해자의 본사 주소, 대표자의 성명 등을 확인하고, 침해 회사의 자금력과 특허 대응 수준, 관련 시장 중첩 여부 등에 대해서 미리 파악해 앞으로 대응계획에 반영하는 것이 좋다.

④ 경고방법 결정
침해자와 침해제품에 대한 정보를 모두 수집했다면 침해자에게 어떤 방식으로 경고장을 보낼지 결정해야 한다. 경고장을 보내 상대방의 반응을 지켜보는 게 일반적인 방법이다. 하지만 원하는 답변을 받기 어렵다는 확신이 들거나 조속히 침해를 중단해야 할 필요성이 높은 경우에는 경고장을 보내지 않고 바로 소송을 제기할 수 있다.


■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력
▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자