비침해 판단의 원칙은 청구범위 중 구성요소 하나라도 빠지면 비침해가 된다는 것이다. /사진=이미지투데이

비침해 판단의 원칙은 청구범위 중 구성요소 하나라도 빠지면 비침해가 된다는 것이다. 논리적으로 볼 때 가장 넓은 청구범위에 저촉되지 않으면 다른 청구항의 저촉 여부를 살펴볼 필요도 없이 특허 전체에 대해 비침해 판정을 내려도 무방하다.

특허 또는 자사제품과 동일·유사한 선행기술이 존재할 때에도 비침해 주장이 가능하다. 특허와 동일·유사한 선행기술이 존재할 경우에는 공지기술 제외설과 권리남용 항변을 주장할 수가 있다. 자사 제품과 동일·유사한 선행기술이 존재할 경우에는 자유기술항변을 주장해 비침해를 인정받을 수 있다. 이와 함께 심사포대 내용을 파악하고 금반언 원칙 등을 활용해 구성요소를 좁게 해석할 수 있는 논리를 개발할 수 있다.


무효자료에 대한 검색도 중요하다. 문제특허의 출원일 이전(우선권 주장 출원의 경우 제1국 최초 출원일)에 공지된 자료면 무엇이든지 무효를 입증하는 증거로 사용될 수 있다. 특허자료뿐만 아니라 각종 학회와 산업계 정보원을 두루 조사해야 한다.

심사자료를 재검토해 신규성과 진보성을 판단하고 심사자료와 선행기술을 재조합해 진보성을 판단하는 것이 중요하다. 물론 필요하다면 자체적으로 선행기술조사를 별도로 실시하는 것이 바람직하다. 자체적으로 조사한 자료와 각국 심사관이 조사한 자료를 재조합할 경우 진보성 위반 등과 같은 특허무효를 시킬 수 있는 인용자료가 되는 경우가 많다.


자료를 찾는 것은 신규성이나 진보성을 부인할 수 있는 선행기술을 검색하는 것이 일차적이지만 그게 안 될 경우에는 실시품과 동일·유사한 선행 기술을 검색하는 것도 방법이다. 자사 제품과 동일한 유사 선행기술이 존재할 경우 이를 바탕으로 자유기술항변을 통해 침해에서 벗어날 수 있기 때문이다.

특허무효는 반드시 선행기술에 의한 신규성 및 진보성 부인만으로 성립되는 것은 아니며 특허명세서에 기재 불비의 사항이 있을 경우에도 가능하다. 따라서 명세서를 읽을 때 특허법에서 정한 명세서 기재 요건에 맞는지도 염두에 둬야 한다.


기재요건을 검토하는 건 협상 전략상 매우 중요하다. 여기서도 기재 불비의 정도에 따라 소송용 기재 불비가 있고 협상용 기재불비가 있다. 소송용 기재 불비수준의 증거를 확보하는 것은 무엇보다 중요하지만 협상과정에 유리한 위치를 차지할 수 있는 협상용 기재불비 증거를 찾아내는 것도 중요하다.

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■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력

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▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자