[오성환의 지식재산권 이야기] ‘면책계약 내용’ 꼼꼼히 챙겨라

A사는 최근 한 아이디어 상품을 시장에 공개, 사회관계망서비스(SNS)에서 큰 호응을 얻었다. A사는 크라우드펀딩을 통한 투자 유치에도 성공, 제품 생산 가능성을 열었다. 수천개에 달하는 주문이 쏟아졌고 A사는 제품 생산을 위해 B사와 부품 공급계약을 체결, 부품을 납품받아 조립 생산을 계획했다. 실제 납품된 B사의 부품을 본 스타트업 실무자는 불현듯 이런 질문을 했다.

“부품을 구입해서 완제품을 생산할 경우 납품받은 부품이 나중에 특허침해품이 되진 않을까 걱정됩니다. 부품업체로부터 납품받은 부품이 특허침해품이 아니라는 보증을 미리 받아두는 방법은 없나요.”


최근 들어 스타트업이 우후죽순 생겨나면서 수많은 아이디어 제품이 시장에 쏟아진다. 하지만 규모가 제한적인 스타트업에서 제품 안에 들어가는 모든 부품을 직접 제조하는 것은 현실적으로 불가능하다. 오히려 시중에 판매 중인 부품을 결합하고 여기에 새로운 구성 몇개 정도만 더해 새로운 제품을 개발하는 경우가 많다.

필자가 스타트업과 상담을 하다 보면 자신들의 제품 안에 들어가는 부품이 특허침해품이어도 자신들은 상관없다고 생각하는 경우가 많다. 하지만 완제품 제조를 위해 부품을 구입했는데 이 부품이 나중에 특허침해품으로 판정된다면 완제품의 제조·판매에 차질이 발생한다. 심각한 경우 제품의 판매금지는 물론 손해배상청구소송에 휘말릴 가능성도 있다. 규모가 작은 스타트업의 경우 이 소송은 치명타다.


특허분쟁은 제품의 어느 구성에 언제 특허의 효력이 발생하는지 알 수 없다. 대기업 제품 혹은 인기 있는 부품이라고 안심해서는 안된다. 따라서 부품업체로부터 부품을 구매할 때 특허분쟁을 미연에 방지하기 위한 안전장치로 보증 및 면책계약을 체결해야 한다.

보증 및 면책계약을 체결해 놓으면 특허분쟁이 발생했을 때 이를 통해 피해를 최소화할 수 있다.


특허분쟁이 예상될 때는 공급업체와의 면책계약이 존재하는지 확인하는 것이 중요하다. 면책계약은 자신이 공급한 물품이나 기술로 인해 특허문제가 생기면 그 손해배상이나 소송비용, 변호사비용을 공급한 측에서 책임진다는 내용이다. 만약 면책계약이 존재한다면 원칙적으로 공급업체에게 계약서의 이행을 요구, 특허분쟁으로 스타트업의 존립 자체가 흔들리는 상황을 피할 수 있다.

이 과정에서 중요한 것은 면책계약의 내용이다. 대부분의 면책계약서는 상대방에게 특허분쟁 발생 사실을 신속히 통보해주는 전제 아래 면책계약이 이행된다는 조항이 들어 있는데 이 내용의 여부를 살펴야 한다.


계약서 자체가 없는 경우 거래의 영향력을 활용해 문제해결에 대한 협조를 요청하는 방법도 있다. 아울러 면책계약서가 없는 경우 앞으로의 거래에 대해 면책계약을 체결하는 것이 이후에 벌어질 수 있는 특허침해 배상에서 책임을 피할 수 있는 방법이다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제539호(2018년 5월9~15일)에 실린 기사입니다.