[오성환의 지식재산권이야기] ‘보정 없는’ 특허 등록하라

"특허출원 과정에서 보정으로 권리범위에서 제외시킨 부분을 등록 후 다시 권리주장을 할 수 있나요?"

결론부터 말하면 주장할 수 없다. 특허권자는 출원 과정에서 하나의 주장을 등록 한 후에는 특허분쟁단계를 번복할 수 없다. 침해피의자는 자신이 특허를 침해하지 않았다는 것을 증명하기 위해 ‘금반언 원칙’(출원경과참작의 원칙)을 활용할 수 있다.


금반언 원칙이란 특허권자가 특허출원 절차 과정에서 의견을 개진하거나 보정을 한 후 의식적으로 권리범위에서 제외시킨 사항을 등록 이후에 다시 권리범위(균등범위)에 속한다고 주장할 수 없는 것을 말한다.

출원인은 특허를 받기 위해 출원 이후 심사관과 여러 가지 의견을 교환한다. 보통 심사관은 선행기술(인용발명)을 제시하면서 거절이유통지서를 보내면 출원인은 이 선행기술을 회피하기 위해서 의견서와 보정서를 보낸다. 이때 출원인은 의견서를 통해 특허의 권리범위를 제한하는 주장을 하거나 보정을 통해 특허청구범위를 감축하게 되고 심사관은 감축된 권리범위가 만족스러우면 특허결정을 하게 된다.


하지만 특허결정 이후 특허권자가 말을 바꿔 자신이 출원 과정에서 제외했던 권리범위에 대해서 다시 권리범위를 주장할 경우 인정되지 않는다. 이것이 금반언 원칙 또는 출원경과참작의 원칙이다.

특허권자는 출원과정에서 감축한 부분에서 대해서는 균등침해를 주장할 수 없는 셈이다. 금반언 원칙은 특허권자의 균등침해 주장을 제한하는 원리로 작용한다. 출원인이 심사관 거절이유를 회피하기 위해 청구항을 축소 보정한 경우 등록 후 이미 감축한 부분에 대해서는 균등 침해를 주장할 수 없다. 균등침해란 청구항에 나와 있는 그대로의 침해는 아니지만 유사한 침해 제품의 경우 형평성을 고려해 권리범위를 확장해 침해를 인정하는 것이다. 특허권자가 축소·보정한 부분에 대해서는 균등침해가 인정되지 않는다.

따라서 특허분쟁 시 당사자는 특허청 출원포대(출원심사이력)를 반드시 조사·분석해야 한다.　특허 권리범위를 정하는 중요한 일차적 증거가 ‘특허청의 출원심사이력’이다.


출원심사 이력은 특허청에 출원포대로 보존되고 청구항의 범위를 정하는 필수불가결한 증거가 된다. 특허가 출원과정에서 어떤 선행기술 때문에 어떤 보정을 했는지 확인을 해야 한다. 보정을 한번도 하지 않고 특허등록이 되는 경우가 드물기 때문에 특허분쟁 발생 시 반드시 출원포대를 확인해서 전략을 세워야 한다.

따라서 출원인 입장에서는 출원과정에서 축소·보정을 하면 권리범위가 좁아지므로 되도록 보정을 하지 않고 특허등록을 받는 것이 넓은 권리를 확보하는 중요한 특허출원 전략이다. 적당한 범위의 특허청구항을 가지고 심사관과 의견서 및 인터뷰 등을 통해서 선행기술과의 차이를 잘 설명해서 보정 없이 등록받도록 하는 것이 바람직하다.


☞ 본 기사는 <머니S> 제564호(2018년 10월31일~11월6일)에 실린 기사입니다.