[오성환의 지식재산권 이야기]특허분쟁 변수는 선행기술 검색

특허분쟁이 발생하면 가장 먼저 해야하는 것이 ‘선행기술 검색’이다. 특허권자도 상대방에게 특허소송을 제기하기 전 자신의 특허에 무효사유가 있는지 여부를 확인해야 하기 때문이다.

만약 선행기술 검색해서 동일한 기술이 발견되면 특허소송을 제기하는 것에 대해 보류해야 한다. 특허권자가 찾은 선행기술을 상대방도 쉽게 찾을 수 있다고 판단되면 특허소송 시 상대방이 무효주장을 하기 때문에 패소할 가능성이 높다.


특허소송을 당한 피고 입장에서도 소장을 받자마자 선행기술을 검색해야 한다. 만약 선행기술을 찾는다면 무효주장을 통해 특허소송에서 승소할 수 있고 소송비용까지 배상받을 수 있다.

하지만 선행기술을 검색하는 것이 쉬운 일이 아니다. 특허를 허여(권한, 자격, 칭호를 허락해 줌)했다는 것은 특허청 심사관이 선행기술을 찾지 못했다는 뜻이므로 그보다 높은 검색기술이 필요하다. 특허소송 당사자는 충분한 시간을 갖고 찾을 수 있다는 차이도 변수다.

필자는 법무법인 바른 지식재산권팀에 합류하기 전에 특허청에서 심사관으로 5년간 근무를 하면서 수천건의 특허를 심사했다. 당시 수많은 선행기술을 찾아 법조계에서 검색 능력을 인정받았다. 관련 이력을 바탕으로 검색 노하우를 공개한다.

선행기술 검색의 목적은 크게 ▲신기술 개발을 위한 선행기술 자료를 분석하기 위한 목적 ▲특허출원 전 동일한 선행기술이 있는지를 확인하기 위한 권리획득 가능성 검토를 위한 목적 ▲특허분쟁에 대처하기 위해 특허권에 대해 무효주장을 할 수 있는 선행기술을 수집하기 위한 목적으로 구분할 수 있다. 목적에 따라 조사의 종류 및 전략은 달라질 수 있다.

인터넷으로 상품을 검색할 경우 우선 이베이나 아마존에서 판매하는 제품 중에 유사한 것이 있는지 찾아본다. 유사한 제품이 검색되지 않는다고 안심하면 안 된다. 아직 시판되지 않았지만 연구 결과물, 시제품, 개인 발명가(블로거 등 포함)의 발명 형태로 알려졌을 수 있다.


불특정 다수가 알 수 있는 정보를 쉽게 폭넓게 검색할 수 있는 방법은 유튜브다. 유튜브에는 제품화되지 않았더라도 개발 중인 제품이나 전시회에 발표된 시제품 동영상을 찾아볼 수 있다. 동영상으로 볼 수 있기 때문에 사진이나 자료보다 기술·제품 형태 및 구성을 이해하기 쉽다.

학계나 연구소에서 연구단계에 있는 기술은 찾기 어렵다. 구글에서 검색하면 논문부터 기사까지 깊이 있는 정보를 검색할 수 있다. 전문적인 논문 정보를 검색하고 싶다면 구글 스칼라를 이용하면 된다.


특허 정보는 특허 정보 검색 사이트인 키프리스를 이용하면 무료로 검색할 수 있다. 키프리스 초기 화면의 상단 메뉴에 특허·실용신안을 선택하면 관련 검색 화면으로 넘어간다. 여기서 검색창에 원하는 키워드를 입력하면 된다.

■ 오성환 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사·변리사 약력

▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대 지식재산권법 겸임교수
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자