특허심사 중 경쟁업체가 먼저 제품을 만든다면 어떻게 대응해야 할까 /사진=이미지투데이
특허를 출원해 심사 중인 발명을 경쟁업체가 무단으로 실시한 경우 출원인은 특허법상 권리행사를 할 수 있을까. 

특허공개 후 등록 전 특허발명을 실시하는 경우는 특허권에 의한 권리행사 여부를 따지면 된다. 제3자가 무단으로 자신의 발명을 실시한 것에 대해 특허법상 권리행사를 하려면 자신의 발명을 특허출원해 특허등록을 마쳐야 한다. 

특허법 제87조(특허권의 설정등록 및 등록공고) 제1항은 ‘특허권은 설정등록에 의해 발생한다’고 규정했다. 따라서 특허를 출원했지만 아직 특허등록 전이면 특허 권리행사를 할 수 없다. 특허등록이 된 후에야 특허권자로서 제3자의 특허발명 실시행위에 특허법상 권리행사를 할 수 있다는 얘기다.

하지만 보상금 청구권 행사는 가능하다. 특허등록 전이라도 무단으로 자신의 발명을 실시하는 자에게 경고장을 보내 놓으면 비록 실시를 중지시키지 못하더라도 등록 후 실시료 상당액을 청구할 수 있다.

특허출원인은 특허출원 후 출원내용이 법적 절차에 따라 출원 공개된 이후 당해 특허출원된 발명을 무단 실시하는 제3자에 대해 경고할 수 있다. 특허등록된 후에는 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 하는 기간 동안 특허발명 실시에 대해 통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(특허법 제65조13).

특허법은 특허출원된 발명의 내용을 공개함으로써 일반 공중으로 하여금 중복투자·중복연구를 방지하도록 하는 대신 공개된 발명에 대해 제3자의 모방이나 도용에 의해 출원인의 이익이 훼손되므로 그 상실된 이익을 보전하기 위한 보상금청구권을 인정하고 있다.

특허출원인은 출원발명을 업으로 실시하는 제3자에 서면으로 경고할 수 있으나 이 경고는 특허권 침해 등을 중지하도록 하는 경고와는 다른 의미다. 실시자에게 출원발명 실시의 중지를 요구하는 것이 아니라 특허 출원인이 자신의 특허출원이 출원공개됐다는 사실을 알리는 것과 함께 나중에 보상금청구권 대상이 됨을 실시자에게 알리는 사실의 통지다.

제3자가 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록시까지 특허발명의 실시에 대해 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금 지급을 청구할 수 있다. 다만 보상금 청구권 행사는 특허등록을 받아야만 가능하다.

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■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력

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▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자