[오성환의 지식재산권 이야기] 아뿔싸, ‘선행특허’가 뭐길래

일본 A사는 동물용 의약품분야의 개발에서 제조, 수입, 판매까지 일괄적으로 행하는 회사다. 제품개발은 중앙연구소를 중심으로 이뤄지고 임상연구를 위한 목장을 갖추고 있다. 그러나 10년짜리 대형 프로젝트를 진행하던 중 해외기업의 광범위한 기본 특허가 존재하고 자사의 기술이 이에 저촉되는 것을 확인하면서 문제가 발생했다.
A사는 특허에 대한 인식이 낮았다. 동물용 의약품의 경우 산업 특성상 초기에 연구성과를 특허출원해 권리화하는 경우가 적다. 또 형식적으로 연차료만 납부하는 상황이 많아 권리화에 소홀했던 것이다. 이에 A사는 특허권 소유기업과 라이선스 교섭을 진행했지만 엄청난 로열티를 요구하는 바람에 해당 연구 프로젝트를 단념하는 사태까지 벌어졌다.

A사는 연구개발에 있어 선행특허조사를 하지 않고 연구개발 프로젝트를 진행했는데 특허권자가 고액의 로열티를 요구해 결국 프로젝트를 포기한 사례다. A사는 그동안의 연구 개발비를 낭비한 셈이 됐고 신제품 출시도 늦어졌을뿐더러 연구방향도 새로 정해야 하는 피해를 입었다.


기업이 제품을 개발하기 전 특허분쟁의 예방 또는 대응을 위해 반드시 검토해야 할 사항은 ‘선행기술 조사를 통한 회피설계의 가능성’이다. 선행기술을 조사해 선행특허가 있다면 특허권자와 교섭을 해야 한다. 다행히 선행 특허권자가 특허 라이선스를 허용할 의사가 있다면 특허 실시료를 지불하고 선행 특허를 사용할 수 있다. 이 경우 회피설계가 반드시 필요한 것은 아니지만 특허권자가 특허침해 금지를 요구하고 라이선스를 허여할 의사가 없다면 사업을 계속하는 한 회피설계는 불가피하다.

특허분쟁의 예방을 위해 회피설계를 할지 여부를 결정을 할 때는 제조에 따른 비용 증가의 요인, 기술적 진보나 경쟁력 유무, 품질 확보, 개발 기간 등을 종합적으로 고려해야 한다. 또한 특허료 지불과 회피설계에 따른 사업적 효과를 비교해 기업에 유리한 방향으로 결정해야 한다.
단순히 특허료를 지불하지 않기 위해 회피설계를 함으로써 특허실시료 이상의 손실을 초래하는 우를 범하지 말아야 한다. 특허 실시료를 지불하더라도 특허분쟁에 휘말리지 않고 좋은 품질의 제품을 빨리 출시해 사업적으로 성공하는 기업전략을 세울 수 있는 유연한 사고가 필요하다.

다만 특허 라이선스 교섭 등을 통한 특허분쟁에 대응해야 하는 경우 회피설계 방안을 병행하는 것이 좋다. 이는 단지 회피설계를 통해 분쟁상태에서 벗어나겠다는 것이 아니다. 만약 특허 라이선스 교섭 등이 성공적적으로 이뤄지지 않을 경우 대안을 마련하는 것이다. 또 이런 대안이 준비되면 대응 방법이나 협상력도 크게 향상될 수 있고 미래의 기술도 확보할 수 있다.


☞ 본 기사는 <머니S> 제541호(2018년 5월23~29일)에 실린 기사입니다.