특허소송 시 실무상 특허침해 입증을 위해서는 증거보전 후 현장검증이 우선돼야 한다. 이 과정에서 피침해인이 영업기밀이라는 이유로 증거보전을 방해하거나 현장검증 시 허위 공정을 추가해 특허침해 입증을 막으려 할 것이다. 반드시 특허 침해품을 확보한 다음 전문가와 동행해 특허침해 사실을 확인하는 게 좋다.
다음은 문서 제출명령을 통해 구체화하는 과정이 필요하다. 특허권자는 증거조사 단계에서 침해자에 의한 실시행위의 구체적 형태와 손해배상액을 입증하기 위한 서류의 제출명령을 신청해 침해 사실과 손해배상액을 입증할 수 있다. 즉 특허권자는 문서 제출명령을 통해 얻은 자료로 침해품을 특정하고 침해 사실을 확인한 다음 손해배상액까지 산정할 수 있다는 얘기다.
피고의 문서 제출 거부도 염두에 둬야 한다. ‘불제출의 효과’ 때문이다. 피고는 법원의 문서 제출명령에 대해 영업기밀 등 정당한 이유가 있다면 제출을 거부할 수 있다. 법원은 피고의 거부 이유를 판단하기 위해 비공개 심리(인-카메라)를 행할 수 있다. 법원은 이 제도를 통해 영업비밀 등 정당한 거부사유가 있는지 심리 후 최종적으로 문서 제출명령을 판단한다.
실무상 법원의 문서 제출명령에 대해 피고는 불리한 자료를 제출하지 않는 경우가 빈번하다. 문서를 제출하지 않더라도 제재가 강력하지 않기 때문이다. 이에 따라 피고의 문서 불제출 시 강력하게 제재를 요구할 필요가 있다. 특허법 제132조가 개정돼 증거제출명령에 불응한 경우 해당 자료의 기재에 의해 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하고 있다는 점도 참고하자.
마지막으로 그 밖에 침해사실 입증을 위한 방법도 체크해야 한다. 먼저 ▲침해자 상품의 취급 설명서 ▲포장물 ▲브로셔 ▲홈페이지 광고물 등으로부터 침해품을 특정 또는 추정할 수 있는 증거를 확보하는 방법이 있다. 다음으로는 침해자가 생산한 결과물을 수집해 분석하고 해석해 침해품을 특정할 수도 있다.
만약 제조에 이용한 장치 또는 제조에 사용하는 부품(원료 등)을 특정할 수 있으면 그것에 의해 필연적으로 제조되는 침해품을 추정하는 방법, 특허권자의 특허가 광범위한 특허청구범위로 기재된 만큼 침해자의 대략적인 공정만으로 특허침해를 추정하는 방법도 고려할 수 있다.
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■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력━
▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자
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