[오성환의 지식재산권 이야기] 특허권 침해 시 ‘이렇게’ 준비하자

타인의 특허권을 침해했을 때 먼저 실시의 중지가 필요하다. 침해피의자 자신의 실시가 특허권 침해로 판단되면 그 물품의 제조·판매나 사용 등을 즉시 중지하고 선의·무과실을 주장하는 것이 현명하다.
정당한 실시권을 설정하거나 특허권의 양수(권원) 획득 후 실시 방법도 있다. 침해피의자가 그 물건을 계속해서 제조·판매할 필요성이 있다고 판단되면 특허권자와 협의해 전용실시권을 설정받거나 통상실시권을 허락받아 실시해야 한다. 특허권자로부터 특허권을 양도받아 특허발명을 실시할 수도 있다.

통상실시권허여심판 청구도 있다. 침해피의자가 이용·저촉발명을 실시하는 경우 통상실시권허여심판의 청구를 고려해 볼 수 있다. 침해피의자는 자기의 실시발명이 특허법 제98조에서 규정한 타인의 특허권 등과 이용·저촉관계가 있을 때 제138조의 규정에 의한 통상실시권허여심판에 따른 통상실시권을 허여받은 뒤 실시할 수 있다.


통상실시권을 허락 받고자 하는 자는 심판 청구 전 선원의 특허권자 등과 협의해야 한다. 당사자의 협의가 성립되지 않는 경우에 한해 심판을 청구할 수 있다. 통상실시권을 허여하기 위해서는 특허발명이 타인의 특허발명이나 등록실용신안에 비해 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술상의 진보가 있어야 한다.

심판에 따라 통상실시권을 허여한 자가 통상실시권의 허여받는 자의 특허발명의 실시가 필요하지만 이를 허락받지 못할 수 있다. 이때는 실시하고자 하는 특허발명의 범위 안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다. 통상실시권자는 특허권자 등에게 대가를 지급해야 한다.

화해와 중재 방법도 있다. 침해피의자는 침해소송 중 원고인 특허권자와 화해·중재 등을 통해 원만히 해결하는 것도 좋다. 특허권의 침해로 발생된 분쟁 등은 특허청 산업재산권분쟁조정위원회에 조정신청할 수 있다. 조정이 성립돼 조정조서가 작성되는 경우에도 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다(발명진흥법 제46조). 조정은 소송에 비해 비용이 저렴하고 신속하게 처리되는 이점이 있으며 분쟁해결이 아니라 당사자의 양보와 합의를 필요로 한다는 점에서 소송과 다르다.


회피설계도 고려할 수 있다. 다만 ▲회피설계에 필요한 시간 ▲생산설비의 교체 ▲연구원의 노력 등 비용 등과 특허권자로부터 실시권을 허여받을 때 소요되는 비용을 비교해야 한다. 회피설계를 할 때에는 특허발명의 균등범위를 벗어날 수 있도록 주의해야 한다.

마지막으로 대응특허를 매입하거나 대응특허를 소유한 회사와 합병하는 것을 고려해 볼 수 있다. 침해피의자는 대응특허를 매입해 특허권자가 생산해 판매하는 제품에 대한 침해를 주장함으로써 침해에 대한 분쟁에서 상호 화해를 이끌 수 있다.
■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자