경쟁업체 제품이 특허발명 구성 중 중요성이 낮은 구성요소를 생략해 특허발명보다 열악한 효과를 발휘하는 경우 특허침해에 해당할까.
생략침해란 특허발명의 구성요소 중 비교적 중요성이 낮은 구성요소를 생략해 특허발명의 작용효과보다 열악하거나 동일한 효과를 가져오는 침해를 말한다.
구성요소 완비의 원칙이나 균등론에 따를 경우 생략침해는 특허발명의 모든 구성요소를 실시하지 않고 구성요소를 치환한 것이 아니고 생략한 것이므로 특허침해는 성립되지 않는다.
다만 생략침해를 인정해야 한다고 주장하는 입장도 있다. 대다수의 모방품을 제조하는 자들은 특허발명의 구성요소를 전부 실시하거나 구성요소 일부를 치환하지 않고 중요하지 않은 구성요소 일부를 생략하는 방식으로 특허 침해를 회피한다는 것이다. 특히 질적으로 열악한 제품을 대량 생산하는 악의적인 침해자들이 이런 방식을 많이 사용한다. 이런 소위 ‘짝퉁’ 제품이 많아지면 정품의 신용이나 명성이 훼손되기 때문에 더욱 문제다.
최근 7~8년 동안 대법원의 생략발명에 대한 판례경향은 ①생략발명의 권리침해를 긍정하는 입장에서 시작해 ②필수구성요소가 아닌 구성요소를 생략하는 경우 제한적으로 생략발명의 권리침해를 긍정하는 중간단계를 거쳤고 ③최근엔 모든 구성요소를 필수구성요소로 파악해 생락발명의 권리침해를 부정하는 입장으로 점진적으로 바뀌어왔다.
최근 대법원은 “특허발명의 모든 구성요소는 필수적인 것이며 따라서 침해가 성립되려면 특허발명의 모든 구성요소가 갖춰져야 한다고 해서 구성요소완비의 원칙을 고수한 생략침해는 특허침해로 인정하지 않는다”고 했다.
따라서 특허출원 시 생략침해를 방지하기 위해서 신중하게 필수적 구성요소를 추출해 청구항에 기재해야 한다. 불필요한 구성요소가 포함됐다면 그만큼 회피설계 여지를 주게 되는 것이다. 현 특허법은 다항제를 취하는 만큼 추가되는 구성요소는 종속항으로 다양한 방식으로 기재해 생략침해를 방지할 수 있다.
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