[오성환의 지식재산권 이야기] '회사대표 소유'의 상표침해 소송

최근 상표분쟁이 빈번하게 발생한다. 인터넷 쇼핑몰업체 A사는 B사의 ‘내추럴코스메틱’이라는 화장품을 제공받아 위탁 판매를 하고 있었다. 그러던 중 상표권자인 C사로부터 상표침해소송이 들어왔다. C사가 자신들의 상표와 B사의 내추럴코스메틱 상표가 유사하다는 이유로 상표침해소송을 제기한 것이다.

A사는 제조사로부터 제품을 위탁판매를 하는 인터넷쇼핑몰회사로 B사의 제품이 상표침해품 인지 알 수 없었고 B사와 계약서에서 상표침해소송은 B사 책임진다고 명시돼 C사로부터 상표침해소송이 들어와도 A사는 이에 대해서 책임을 질 필요가 없었다.


하지만 A사는 영세한 B사를 보호하기로 결심하고 소송에 참여했다. A사는 손해배상액을 낮출 수 있는 방법 등을 주로 문의했으나 C사의 상표권은 기술적 표장으로만 등록돼 있어서 식별력이 없는 상표로 효력이 제한된다고 판단했다.

A사가 주장할 수 있는 것을 정리하면 아래와 같다.


첫째, C사의 문자상표는 모두 식별력이 없는 것으로 요부판단에 의해 상표유사판단에서 제외돼야 한다. 그럴 경우 상표침해는 성립되지 않을 가능성이 높다.

둘째, 상표법 제90조 제1항 제2호 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위를 따져볼 수 있다. 이는 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도 등을 통상적으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정한다. 따라서 상표법 제90조 제1항 제2호를 이유로 상표침해는 성립되지 않는다고 주장 할 수 있다.


셋째, C사의 상표권은 상표등록공보가 C사의 대표이사의 명의로 돼 있고 대표이사명의로는 이 사건 상표를 사용한 적이 한번도 없었다. 상표권은 특허권과 달리 상표를 한번도 사용한 적이 없는 상표권자는 침해금지 청구는 할 수 있으나 손해배상청구를 할 수 없다는 것이 대법원의 확립된 입장이다. 따라서 C사는 손해배상청구를 할 수 없다.

이 세가지 논리로 A사는 결국 최종 상표침해 기각 판결을 받을 수 있었다. 이후 A사는 업계에서 긍정적인 평판이 생겨 좋은 제조사와 거래를 할 수 있었다.


결과적으로 상표권자와 유사한 상표를 사용했더라도 상표침해임을 인정해 손해배상 등을 하지 말고 우선 상표침해 요건을 명확히 확인하고 반박할 수 있는 내용에 대해서는 전문가에게 문의를 하는 것이 중요하다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제547호(2018년 7월4~10일)에 실린 기사입니다.