특허침해 사건에서 가장 중요한 것은 침해 여부에 대한 예상 판단이다./그래픽=김민준 기자
특허침해 사건에서 가장 중요한 것은 침해 여부에 대한 예상 판단이다. 특허권자의 주장에 대한 최초 답신에서 일단 중요한 것은 경고 내용 타당성을 확인해야 한다는 점이다. 사건이 잠재적으로 문제가 있을지 여부를 예상해야 한다. 이후 경고장에 대해 답신내용을 작성하는 것이 바람직하기 때문이다.

확인 결과 특허침해에 해당할 개연성이 높다고 하더라도 이를 공식적으로 인정하는 것은 바람직하지 않다. 앞으로 협상에서 물러설 곳이 없어진다. 어떤 경우라도 침해인정은 금물이다. 답신의 내용은 감정을 배제한 채 최대한 간략히 작성해 상대방에게 꼬투리를 제공하지 않도록 해야 한다.

침해자의 입장에서는 특허권자에게 침해입증을 요구할 수 있다. 특허권자는 특허침해 입증을 할 의무가 있기 때문이다. 침해입증은 말처럼 쉬운 것이 아니므로 입증을 강력히 요구할 경우 특허권자는 상당한 압박을 느낄 수 있다.


구체적인 특허침해 입증을 위해서는 특허발명과 침해품의 기술분석을 해야 하는데 이는 상당한 비용이 든다. 소송까지 진행될지 여부가 불확실한 상황에서 비용을 지불하고 로펌 등에 기술분석을 의뢰하는 것은 부담이 될 수 있다.

침해입증 요구에 대한 특허권자의 반응을 보면 무분별하게 경고장을 남발한 것인지 아니면 정확한 침해 분석 후에 경고장을 보낸 것인지 알 수 있다. 만약 침해입증 요구에 특허권자가 오랫동안 답변을 하지 않는다면 침해주장을 포기한 것으로 볼 수도 있다.


이런 과정을 거친 다음 적절한 시점에 특허침해 주장에 대한 상호 입장을 설명하기 위한 기술 협상을 제안할 수도 있다. 상대방이 협상을 제안할 때까지 기다리는 것이 좋으나 자사의 입장을 강조할 필요가 있으면 먼저 제안할 수도 있다.

최초 답변서를 보낸 후에는 특허권자의 태도를 보고 사례마다 전략을 세워야 한다. 몇 번의 답변서가 오가면 특허권자의 의도 및 준비상태 등에 대해 감을 잡을 수 있다.


분쟁은 포기하고 타협으로 가는 것이 좋은지 아니면 분쟁을 해서 이길 만 한 것인지 방향을 정하는 것도 중요하다. 타협으로 가는 것으로 결정이 나더라도 특허 침해를 인정해서는 안 된다. 단지 “불필요한 비용 및 시간 낭비를 줄이기 위해 우호적으로 라이센스 계약 등을 통해 타협을 하는 것이 바람직하다고 생각한다” 정도로 답해야 한다. 타협을 하다가도 다시 분쟁이 시작되는 경우도 있으니 이럴 경우도 대비해야 한다.

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■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력

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▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자