[오성환의 지식재산권 이야기] 실수로 특허권이 기각된 사례

과거 한 고객이 특허소송을 의뢰한 적이 있다. 대상이 된 특허는 내용 기재가 잘 돼 있고 심사과정에서도 대응을 잘해서 ‘강한 특허’로 판단됐다. 침해자의 침해기술과 비교하니 특허침해가 확실해 특허소송을 준비했다.

우선 상대방에 특허침해경고장을 보냈다. 상대방은 특허침해가 아니라는 답변을 보내왔고 필자는 특허침해 소장을 법원에 제출했다.

특허침해소송에서 승소할 것이라 믿고 변론을 준비하던 도중 상대방 변호사가 준비서면을 하나 보냈다. 필자 측 고객이 특허출원 전 작은 박람회에 이 특허기술을 이미 전시했다는 팸플릿과 그에 대한 증거자료였다.


고객에게 확인을 하니 해당 박람회에 스스로 특허를 전시한 적이 있다는 이야기를 하면서 자신이 전시를 한 것이기 때문에 아무 문제가 안된다고 주장했다.

우리는 이 말을 듣고 너무 놀랐다. 특허는 출원 시 본인이 이 특허기술을 공개한 경우 특허를 받을 수 없다. 특허법 제29조 제1항에 위반인 것이다.


많은 발명가가 특허출원 전 자신의 발명을 공개한 경우는 괜찮다고 착각한다. 그러나 신규성, 즉 특허출원 전에 공개된 발명인지 여부를 판단할 때는 공개한 주체가 누구인지 전혀 고려하지 않는다. 누구를 통하든 특허출원 전에 공개가 됐다면 이 특허기술은 이미 일반 공중이 알게 된 기술이라 더 이상 특허를 허여하지 않는다.

국가는 특정인에게 특허 독점권을 부여하는데 앞선 경우 기술을 일반 공중에게 공개했기 때문에 특허가 무의미하다. 만약 특허청 심사관이 이 기술이 이미 공개된 것이라는 것을 발견하지 못해서 특허등록이 됐다 해도 이후 이해관계인의 특허무효심판청구에 의해서 무효가 될 가능성이 높다.


이처럼 특허출원 전 자신의 기술을 주위 사람에게 보여주는 경우가 필연적으로 발생할 수밖에 없는데 이 같은 행위는 모두 자신의 기술을 특허출원 전에 공개한 것이기 때문에 특허를 받을 수 없다.

다만 비밀유지 의무가 있는 자, 즉 변호사나 변리사 또는 거래상대방 같은 경우 일반적으로 비밀유지 의무가 있다고 보기 때문에 공개해도 상관이 없다. 이와 관계 없는 일반인에게 자신의 특허기술을 보여주는 순간 더 이상 특허를 받을 수 없게 되는 것이다.


그러나 특허법 제30조에서 신규성 의제주장이라고 해서 출원 후 1년 이내에 자신이 공개했음을 자인하고 특허청에 알리면 봐주는 제도가 있다. 그러나 1년이 지나 버리면 그 어떤 방법을 통하더도 특허는 받을 수 없다.

결국 이 사건은 고객이 아주 강한 특허를 보유하고 있었음에도 그 고객의 실수로 인한 신규성 위반으로 무효가 됐다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제551호(2018년 8월1~7일)에 실린 기사입니다.