[오성환의 지식재산권이야기] 선택발명의 특허침해 여부와 특허등록 가능성은?

#. 특허권자는 A+B+C로 구성된 청구항에 대해서 특허 등록을 받았는데 특허발명 명세서 본문에는 a1, a2에 대해서만 게시돼 있었다. 후에 경쟁업체가 A의 하위개념에 해당되는 a3을 선택해 a3+B+C로 구성된 화학제품을 제조했는데 이 제품은 기존의 a1이나 a2와 비교해 뛰어난 작용효과 보였다. 이에 특허권자는 경쟁업체가 제조한 화학제품은 특허발명의 하위개념에 속하므로 특허침해에 해당한다고 주장했다.
선택발명이란 화학분야에서 선행 특허발명이 상위개념으로 표현된 경우 이에 속하는 하위개념으로 표현된 발명이다. 해당 선행 특허발명의 명세서에 구체적으로 게시되지 않은 사항을 포함하고 선행특허발명에 비해 우수한 작용효과를 가져오는 발명을 말한다.

선택발명을 사용하는 행위가 선행 특허발명의 침해인지에 대해서는 많은 논란이 있지만 여기서는 현 대법원의 입장에만 주목하기로 한다.


대법원은 선택발명 효과의 현저성에 주목해 하위개념에 속하는 선택발명이 ①특허명세서에 구체적으로 게시돼 있지 않고 ②특허발명과 비교해 현저히 향상된 작용효과 있는 경우에는 선행 특허발명과 다른 발명으로 보고 침해가 아니라고 판단한다.

따라서 이 사안에서 경쟁업체가 제조한 a3+B+C로 구성된 화학제품은 특허발명의 하위개념에 속하기는 하나 만약 이 제품이 ①특허발명의 명세서에 기술돼 있지 않고 ②특허발명에 비해 현저히 향상된 작용효과를 가지고 있다면 특허발명과는 다른 발명으로 취급돼 특허침해가 성립하지 않는다.

선택발명이 등록받을 수 있는 경우는 없을까. 선택발명을 했을 때 특허침해가 성립하는지(침해여부 판단)와 선택발명을 특허출원해 특허등록을 받을 수 있는지(등록가능성)는 전혀 다른 문제다.


먼저 침해여부 판단은 침해요건(구성요소완비의 원칙, 균등론)을, 등록가능성은 특허요건(신규선, 진보성 등)을 만족하는지에 대해 판단하는 것이다.선택발명의 등록가능성을 살펴보면 대법원은 다음의 2가지 조건을 동시에 만족시키는 경우 선택발명의 등록을 허용한다.
①선택발명이 기존 특허명세서를 포함돼 선행 문헌(명세서, 논문 등)에 구체적으로 기재돼 있는 않을 것
②선행 특허발명이 갖는 효과와 다른 이질적인 효과 또는 동질이지만 현저히 우수한 효과를 갖을 것

첫번째가 신규성 요건, 두번째를 진보성 요건으로 본다.

발명의 구성 측면에서는 선행 특허발명과 선택발명이 동일하므로 특허권을 부여하는 것이 부당해 보이는 측면도 있으나 대법원은 선행발명에 숨겨진 유익한 발명에 대해 특허권을 부여함으로써 기초발명의 활용을 촉진하고 이로부터 산업발전에 기여할 수 있다는 취지에서 선택발명에 대한 특허성을 인정한다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제567호(2018년 11월28일~12월4일)에 실린 기사입니다.